31. 在本人看來,異議方已根據條例的不同條文或小節(jié)將理由混為一談。但是,本人仍然可以從異議人的案件中整理出來,即對象商商標注冊申請與異議人商商標注冊申請相同或類似于與異議人商標相同或類似的商品或服務,會誤導公眾主體商標與異議人商標相同,會損害異議人商商標商譽或聲譽或眾所周知的地位,并且主體申請是惡意制造的,意圖欺騙公眾。因此,本人同意孫女士的意見,認為根據第12(1),12(2),12(3),12(4),12(5)(a)及11(5)(b)條提出的反對理由可以從訴狀中間接推斷出來。
32. 此外,本人注意到申請人在反陳述中否認異議人的商標受巴黎公約保護作為馳名商標,而異議人的商標在香港有任何較早的權利。申請人亦申請自2004年起在香港連續(xù)使用該商標,并且從未收到任何有關可能混淆或虛假陳述該異議人商商標投訴,以便誠實地同時使用該商標;并且主題申請出于善意的。
33. 在考慮了異議人和申請人的訴狀之后,本人認為申請人能夠理解并且已經在反陳述中以某種方式解決了異議人意圖依賴第12(1),12條( 2),第12(3),12(4),12(5)(a)及11(5)(b)條作為反對的基礎。
根據本條例第12(5)(a)條反對
34. 該條例第12(5)條除其它外,規(guī)定如下:
“(5)......如在任何可能阻止在香港使用的商標或商標,則該商標不得注冊─
(a)憑借保護未經注冊的商標或在貿易或業(yè)務過程中使用的其它標志的任何法律規(guī)則(特別是根據假冒法律);
(b)......”
35. Reckitt&Colman Products訴Borden Inc. [1990] R.P.C.的案件中提出了建立假冒訴訟的必要要素。341.香港法院一再依賴這些要素,包括終平法院在Re Ping An Securities Ltd.(2009)12 HKCFAR 808(FACV 26/2008)。實質上,在目前的情況下,異議人必須確定:
(a)該異議人享有與其在購買公眾心目中所提供的貨物所附帶的商譽,并通過與其商品向公眾提供的商標相關聯,使得該商標被公眾認可為具體的特征。異議人的貨物;
(b)申請人向公眾作出虛假陳述、導致或可能引導公眾相信其提供的商標物品是異議人的貨物;和
(c)由于申請人歪曲申請人的主體貨物來源與異議人提供的貨物來源相同而產生的錯誤信念,異議人遭受或可能遭受損害。
36. 為了確定在沒有直接失實陳述的情況下假冒或混淆的可能性通常需要存在兩個事實要素:
(1)原告使用的名稱、商標或其它顯著特征在相關類別的人中享有聲譽;和
(2)該類別的成員將錯誤地推斷被告使用的名稱,商標或其它特征與被告的貨品或業(yè)務來自同一來源或相關聯的相同或足夠相似。
37. 在得出關于是否可能存在欺騙或混淆的事實結論時,法院將考慮:
(a)所依據的聲譽的性質和范圍;
(b)原告與被告人經營業(yè)務的各自活動領域的接近程度或其它方面;
(c)被告人使用的商標,名稱等與原告人的相似性;
(d)被告人使用所投訴的名稱,商標等的方式及附帶因素;和
(e)進行特定交易的方式,被指控的人可能會被欺騙以及所有其它周圍情況。
2 Halsbury's Laws of Hong Kong(第2版)Vol. 33段,225.021; Oasis Stores Ltd.的商標申請[1998] R.P.C. 631在642。
商譽
38.由于武漢榮寶齋已授權申請人于二零零四年在香港使用該商標,因此申請人一直在香港持續(xù)使用該商標。但是,申請人在香港使用香港的商標,本人在展覽中注意到萬氏聲明,申請人的大多數活動實際上是在中國大陸舉行,有少數是海外的,但在香港沒有。由于沒有實際證據表明申請人在申請主題日期之前在香港使用了主題商標,因此確定異議人是否已建立必要商譽的相關日期是申請主題的日期。
2023年9月4日